Nouveau système de marques de commerce au Canada

Le 14 novembre, l’OPIC a émis un avis confirmant que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et des nouvelles règles modifiant le système de marques de commerce au Canada sera le 17 juin 2019. Le changement le plus important est l’élimination de l’exigence d’une déclaration d’usage pour obtenir un enregistrement pour une marque basée sur l’intention d’usage.

À cet égard, toute demande nécessitant une déclaration d’usage avant le 17 juin 2019 pourrait tout simplement être prolongée jusqu’à cette date en autant qu’une prologation de délai supplémentaire est encore disponible, et celles dues après le 17 juin 2019 ne nécessiteraient pas de déclaration d’utilisation et peuvent être automatiquement enregistrée à compter du 17 juin 2019, moyennant le paiement du droit officiel de 200 $, conformément aux dispositions transitoires.

Il est important de noter que, même si l’utilisation ou l’usage ne sont plus nécessaires pour obtenir un enregistrement, l’usage d’une maque demeurera nécessaire conserver ses droits, notamment pour se défendre contre une procédure en annulation sommaire et pour prouver le droit à une marque dans les procédures d’opposition et de défense générale des droits.

Les nouveaux frais de dépôt électronique à compter du 17 juin seront de 330,00 $CA pour la première classe et de 100,00 $CA pour chaque classe suivante. Nous publierons une grille tarifaire révisée qui sera harmonisée avec le système de classification de l’OPIC. Les frais officiels de renouvellement électronique seront de 400 $CA pour la première classe et de 125 $CA pour chaque classe subséquente.

Les autres modifications importantes à noter sont les suivantes:

  • Aucune exigence de spécifier qu’une marque est utilisée ou en intention d’usage au Canada lors du dépôt;
  • Les revendications d’utilisation à l’étranger et d’enregistrement ne sont plus acceptées, mais la priorité selon la convention de Paris peut toujours être revendiquée.
  • la classification obligatoire des produits et services (par opposition à une classifition volontaire à l’heure actuelle) lors du dépôt et du renouvellement;
  • réduction de la durée du renouvellement de 15 ans à 10 ans;
  • Possibilité d’avoir des demandes divisionnaires permettant à une demande de s’enregistrer en liaison avec certaines classes uniquement tout en maintenant les autres en poursuite;
  • adhésion au protocole de Madrid;
  • l’ajout d’un motif de «mauvaise foi» en opposition pour compenser la suppression des motifs relatifs à l’utilisation défectueuse et aux revendications d’intention d’utilisation;
  • permettre des demandes pour de nombreuses formes de marques non-traditionnelles, telles que des images en mouvement et des hologrammes.
  • Les marques tridimensionnelles seront toujours autorisées mais nécessiteront la preuve du caractère distinctif acquis pour être approuvées.

Le temps de traitement actuel d’une première action approche de 14 mois et semble augmenter. Nous anticipons que ce délai va accroître si l’adhésion au protocol de Madrid résulte en un plus grand nombre de demandes.

SUGGESTIONS POUR L’INTERVALLE ENTRE MAINTENANT ET À L’ENTRÉE EN VIGUEUR:

  • obtenir des délais supplémentaires pour repousser la date d’échéance après le 17 juin 2019 dans la mesure du possible pour les demandes admises que ne sont pas encore utilisées au Canada;
  • Si nous en sommes à la dernière prologations pour une déclaration d’usage  qui ne se rendra pas jusqu’au 17 juin 2019 et que la marque n’est pas utilisée, nous devrions procéder à une demande de remplacement dès que possible.
  • Déposez maintenant toutes les demandes multi-classes pour bénéficier du montant officiel fixe de 250 $ jusqu’au 17 juin 2019;
  • Renouveler tous les enregistrement dus dans les 12 prochains mois sous le régime actuel pour bénéficier du tarif fixe de 300 $;
  • Reconsidérer l’ajout d’une base d’usage et d’enregistrement au pays d’origine pour toute nouvelle demande, étant donné que cette base supplémentaire n’aura plus d’avantage au stade de de l’admission et qu’elle devra probablement être supprimée au cours de la poursuite de la demande.

Jusqu’à ce que le nouveau système entre en vigueur, nous devrons encore préciser si les marques sont utilisées au Canada ou si elles sont destinées à l’être pour les nouvelles demandes.

Contactez-nous si vous avez des questions spécifiques ou des préoccupations. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nous sélectionnions les meilleures options pour nos clients pendant cet intervalle entre l’ancien et le nouveau système.

Cordialement,

MacRae & Co.

2018-11-22T23:48:06+00:00